Lyhenne TDI on vapaata riistaa

Volkswagen ja Audi ovat rekisteröineet lyhenteen TDI omaksi tavaramerkikseen useimmissa EU-maissa. Yhtiöt jättivät 22.5.2003 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (SMHV).

Harmonisointiviraston tutkija hylkäsi hakemuksen 1.2.2007 antamallaan päätöksellä, koska rekisteröitäväksi haetun merkin vakiintumisesta tavaramerkiksi yleisön keskuudessa ei ollut esitetty riittäviä todisteita.

Audi ja VW hakivat muutosta päätökseen 5.2.2007.

SMHV:n Valituslautakunta katsoi, että koska merkki TDI koostuu ilmaisuun ”turbo direct injection” tai ”turbo diesel injection” sisältyvien sanojen alkukirjaimista, asetuksessa N:o 207/2009 tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste oli olemassa koko unionin alueella ja tavaramerkin TDI oli näin ollen pitänyt rekisteröintihakemuksen tekemishetkellä eli 22.5.2003 olla saavuttanut käytön perusteella erottamiskyky kaikissa 15 jäsenvaltiossa.

Valituslautakunnan mukaan kantajat eivät kuitenkaan olleet osoittaneet, että tavaramerkki olisi vakiintunut käytön perusteella Tanskassa, Alankomaissa ja Irlannissa. Valituslautakunta katsoi lisäksi, että muissa jäsenvaltioissa merkkiä TDI ei käytetty tavaramerkkinä vaan ainoastaan kuvaileva merkintänä, joten se ei tämän käytön perusteella voinut tulla erottamiskykyiseksi.

Se perusteli hylkäämistä myös EU-tuomioistuimen päätöksellä T-16/02, jossa oikeus hylkäsi Audin vastaavan hakemuksen.

Audi ja Volkswagen jättivät 14.8.2009 EU-tuomioistuimeen kanteen SMHV:tä vastaan ja vaativat sen päätöksen kumoamista.

Audin ja VW:n mukaan merkki TDI on usean kansallisen ja yhden kansainvälisen rekisteröinnin kohteena. Niiden mukaan tämä osoittaa, ettei kyseinen merkki ole kuvaileva ja ettei siltä puutu kokonaan erottamiskyky.

Yhtiöt huomauttivat myös, että SMHV arvioi niiden tekemää, sanamerkkiä TDI koskevaa rekisteröintihakemusta eri tavoin kuin tiettyjä muita samankaltaisia merkkejä koskevia rekisteröintihakemuksia, eli kahden muun autonvalmistajan tekemiä, merkkejä CDI ja HDI koskevia hakemuksia, koska se ei asettanut näiden merkkien rekisteröimisen edellytykseksi sen osoittamista, että ne ovat tulleet erottamiskykyisiksi käytön perusteella.

Tuomioistuin antoi asiassa päätöksen 6.7.2011. Se hylkäsi Audi AG:n ja Volkswagen AG:n vaatimuksen pitäen SMHV:n päätöksen voimassa. Tuomioistuin velvoitti myös hakijat korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut.

EU-tuomioistuimen sivusto: http://curia.europa.eu

Lue koko päätös EU-tuomioistuimen sivustolta tästä